La marca es un bien inmaterial, eso quiere decir, que dicho bien no tiene existencia sensible por lo que necesitará ser materializada para ser percibida por los sentidos.

Para dotar de perfiles definidos a la marca dentro de la familia de los bienes inmateriales, se debe afirmar que la misma es un signo (Fernández, 2004, p. 27-28). El citado autor también indica cuál es una de las funciones más importantes de la marca: “la función más importante de la marca es, sin duda alguna, la de constituir un mecanismo en el que va condensándose progresivamente el eventual ‘goodwill’ o buena fama de que gocen entre el público de los consumidores, los productos o servicios diferenciados por la marca” (p. 389).

Pero, ¿qué se entiende por uso indebido de la marca? El registro de la marca configura para el titular, el reconocimiento de ciertos derechos de propiedad intelectual que podrá ejercer contra terceros. Cuando una persona ajena al titular infringe algunos de esos derechos como, por ejemplo, al usar una marca parecida en grado de confusión a otra, se evidencia lo que se entiende por el uso indebido de la marca.

Para entender de manera breve el alcance de los derechos de los que goza un titular de una marca, Fernández (2004) indica, en cuanto al ejercicio del ius prohibendi, que a diferencia del titular de una patente que ejerce un señorío exclusivo sobre la invención, no así sucede con respecto al titular de la marca por lo que no está legitimado para oponerse a cualquier reproducción del signo. Así, el señorío del titular de una marca recae sobre el signo relacionado con una determinada clase de productos o servicios. (p. 28).

Ahora bien, ¿qué ha sucedido en Venezuela cuando se han suscitado controversias por el uso indebido de una marca?

Los titulares de los mismos han accionado por ante la jurisdicción civil y penal en búsqueda de justicia frente a las infracciones a sus derechos de propiedad intelectual. Como ejemplo, se trae a colación un caso en la que no sólo se puede evidenciar la infracción a un derecho marcario, sino que, además también se origina un conflicto por el uso de nombres de dominios similares. Los nombres de dominio han ganado especial relevancia en los últimos años como identificadores comerciales.

Así, en dicha sentencia la parte actora había solicitado que: (i) se declarara el uso ilegal de las marcas registradas; (ii) el cese inmediato del uso en todos los medios digitales del dominio web que era similar al del demandante, así como del uso de una cuenta con nombre similar en RRSS; (iii) se condenara en costas al demandado.

Hay que recordar, por último, que toda persona interesada en detener el registro de una solicitud de marca que contiene un signo distintivo similar puede acudir ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual para oponerse mediante dos objeciones: i) por considerarse que el signo distintivo se encuentra comprendida en las prohibiciones contempladas en la ley; ii) por considerarse el opositor con mejor derecho que el solicitante.

(1) Los nombres de dominio vienen a ser direcciones de Internet fáciles de recordar y suelen utilizarse para identificar sitios Web.

David Acosta V.

Propiedad Intelectual

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